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案例四:上海NTS公司诉常州威欧公司、陈某侵犯商业秘密案  

(2008)沪一中民五(知)初字第256号(侵犯商业秘密)
(2009)沪一中民五(知)初字第85号(专利确权)
 
 
【案例索引】
上海市第一中级人民法院(2008)沪一中民五(知)初字第256号(侵犯商业秘密)
上海市第一中级人民法院(2009)沪一中民五(知)初字第85号(专利确权)
 
【案情】
原告:上海NTS公司,住所地上海市闵行区。
委托代理人索**,北京市金诚同达律师事务所上海分所律师(前期)。
委托代理人陈怡,上海宏翰律师事务所律师(后期)。
 
被告一:常州威欧公司,住所地江苏省常州市新北区。
被告二:陈某,住所地上海市闵行区。
委托代理人郭*,北京市京都律师事务所上海分所律师。
委托代理人龚*,北京市京都律师事务所上海分所律师。
 
原告上海NTS公司是一家外商独资企业,由法国NTS独资设立而成,主营业务为塑料瓶气吹流水线。2005年1月起,被告陈某受聘担任上海NTS公司的总经理职务,掌握了塑料瓶气吹技术的全部图纸及生产工艺【图纸的权利人为法国NTS公司】,2006年2月其辞职离岗。
2006年4月,陈某成立了与原告同行业竞争的公司——常州威欧公司,并将风送传输线技术等系列技术运用于经营过程中,逐渐抢占了部分市场份额。2007年8月,陈某以个人名义就此技术成功申请了“PET瓶瓶身空气输送线的护栏调节装置”的实用新型专利,专利号为ZL200620045935.2。
2008年7月,原告上海NTS公司聘请前期律师起诉被告常州威欧公司和被告陈某,要求立即停止侵犯原告商业秘密(技术图纸等know-how)、赔礼道歉并共同赔偿损失人民币118万余元。
 
【审判】
案件审理过程中,一度因为原告诉请的商业秘密的载体——技术图纸所标注的权利人是法国NTS公司,而非原告上海NTS公司,同时被告陈某作为该项技术国内专利持有人,保留追究原告侵权的权利,导致案件陷入僵局,原告不仅面临败诉的窘境,并极有可能成为被告反诉专利侵权的对象。
2009年12月,我所律师作为原告上海NTS公司的代理律师介入,在全面分析客观事实后,建议原告上海NTS公司对被告陈某另行提起专利确权诉讼,即被告陈某的该项专利系主要利用了原告上海NTS公司的物质技术条件所形成,系职务发明,权利归属于原告上海NTS公司。以专利确权纠纷诉讼中止原来的侵犯商业秘密纠纷诉讼,并迫使被告陈某与原告协商解决。
最终,上述两案在法院主持下,双方当事人达成和解协议:1、原被告之间相互放弃专利及商业秘密之间的侵权诉讼;2、两被告支付原告上海NTS公司**万元。
 
【评析】
在现代市场竞争中,专有技术决定了权利人的市场份额。也正因此,类似本案的侵犯商业秘密案件时有发生。一旦权利人发现自己的权利被侵害,想要通过诉讼保护自己的权益,如何选择正确的诉点,是能否达到权利人诉求目的的重中之重。
本案中,原告上海NTS公司最初选择的诉点是不正当竞争中的“侵犯商业秘密”,基于该“商业秘密”没有申请过专利,载体是上万张图纸,因此属于我们通常所说的“know-how”案件。针对这一诉点,作为原告必须首先要证明:原告具有“know-how”的所有权或者合法专用权。
但本案中,“know-how”的载体——上万张图纸本身注明的权利人是法国NTS公司,并非原告上海NTS公司,同时图纸形成时间也远远早于原告上海NTS公司的成立时间。虽然原告上海NTS公司在设立初期的外资委批复中,法国NTS公司同意将该“know-how”作为技术投资投入,但是在实际注册过程中,法国NTS公司采取的是全部货币出资。换句话说:母公司并没有将“know-how”的权利让渡给原告上海NTS公司,甚至也没有签署任何使用协议。因此,原告上海NTS公司贸然提起该诉讼后,却无法证明自己是该商业秘密的权利人,而不不得面临权利主体瑕疵的法律风险。
同时,原告在提起该诉讼的时候,也忽视了另一重要事实,即被告陈某将该技术在中国申请了专利,并获得了相应的专利权利。如果原告既不能证明自己系该“know-how”技术的所有权人或者合法使用者,又不能宣告陈某的专利权利无效,则极有可能被陈某倒过来追究原告上海NTS公司侵犯被告陈某的专利权利。这就是本案在进入审理过程中,原告很快就面临的一个窘境。
也正因此,我所律师在介入该案后,及时调整了诉讼思路,建议原告上海NTS公司对被告陈某提起专利确权之诉,此诉是在侵犯商业秘密案件陷入诉讼僵局时另辟蹊径之路。提起专利确权之诉的目的在于:首先,职务发明它不用过多关注“know-how”是否为上海NTS公司所有,而是强调被告陈某申请的专利是陈某在上海NTS公司任职期间通过公司提供的图纸和技术支持获得的,理应是职务发明,既然是职务发明,专利权的归属就应当归上海NTS公司所有。原告上海NTS公司取得了“know-how”技术在中国的专利,也解决了原告权利主体的问题。其次:确认专利权属归原告所有,可以避免日后被告陈某可能会对原告提起侵权诉讼。最后:在诉讼技巧上,这一举动可以延缓侵犯商业秘密案件的审理,并且可以迫使对方和谈。
正是在采取了正确的诉讼技巧后,原被告最终在法院的主持下达成了调解协议,原告不仅避免了原本可能败诉的不利局面,也避免了陈某专利权可能给其造成的影响,同时取得了被告对其经济上的补偿。
 
案外话:
企业之间的不正当竞争,是一场没有硝烟的战争,直接决定着企业的生存。启动诉讼保护权利一定要慎重,选择适当的诉点,以免徒劳甚至反哺。
本案中,除了选择侵犯商业秘密“know-how”来诉讼以外,还有一个很好的诉讼切入点,即以侵犯商业秘密中的客户名单为由进行诉讼。客户名单或者客户信息也被认为是属于商业秘密的一种。本案中,由于原告上海NTS公司的流水线产品在上海甚至江浙一带的市场占有度非常高,而客户又相对集中,以此切入可行性更高。
再者,在诉讼被告主体的选择上,若是以不正当竞争起诉,宜以侵权个人和公司为共同被告,因为不正当竞争之诉的目的在于阻止非法商业行为。如果单单以侵权个人起诉,即使胜诉,也不能达到诉讼的真正目的。
总之:不正当竞争之诉的法律技巧繁复,建议当事人在提起此类诉讼时,一定要征询专业律师的意见。



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